[ 樊永富 ]——(2001-8-3) / 已閱30805次
涉外經(jīng)濟活動中的知識產(chǎn)權保護問題
樊永富律師
(南京知識律師事務所,210009)
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世界經(jīng)濟已經(jīng)進入知識經(jīng)濟的時代，如果說農(nóng)業(yè)社會的最大資源是土地、工業(yè)社會的最大資源是有形資本的話，那么當今社會的最大資源就是知識產(chǎn)權這一無形資產(chǎn)。作為世界經(jīng)濟組成部分之一的中國經(jīng)濟同樣也不可能背離這個規(guī)律。在當前我國依托對外開放、積極引進外資、努力開展對外經(jīng)濟技術合作、多層次全方位開展的涉外經(jīng)濟活動過程中，產(chǎn)生、激化了大量的有關保護知識產(chǎn)權及開展知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的問題。如何早日發(fā)現(xiàn)、透徹分析、圓滿解決這些問題成為我們能否在涉外經(jīng)濟活動中確保自身經(jīng)濟安全與經(jīng)濟利益的關鍵性焦點。
知識產(chǎn)權就是一切人類智力活動的成果權，也叫做智慧財產(chǎn)權，主要包括包括專利權、商標權、著作權以及反不正當競爭中的商業(yè)秘密（專有的技術信息與經(jīng)營信息）等。隨著TRIPS協(xié)議在GATT的烏拉圭回合談判中的達成，知識產(chǎn)權問題在世界貿(mào)易中的地位得到了進一步的凸現(xiàn)，成為當代國際科技與經(jīng)濟合作的基本環(huán)境條件之一。雖然我國目前還尚未完成入世談判，但是在涉外經(jīng)濟活動中知識產(chǎn)權保護問題時時刻刻都擺在我們面前。在過去的涉外經(jīng)濟活動中對于知識產(chǎn)權問題，我國的企業(yè)吃了大量的虧、受到了很大的損失，其教訓是深刻的。但是，由于在全社會沒有真正確立起知識產(chǎn)權意識，絕大多數(shù)的企事業(yè)單位，尤其是其中起決策作用的企事業(yè)單位領導，仍然沒有將有利于本單位長遠發(fā)展的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略問題放在應有的位置上。在行將“入世”之時，對知識產(chǎn)權一向陌生的國內(nèi)大多數(shù)企事業(yè)單位來說，盡快熟練掌握知識產(chǎn)權國際游戲規(guī)則是至關重要的。反之，在我國市場經(jīng)濟發(fā)展的新環(huán)境中和“入世”在即的大趨勢下，我國企業(yè)如果缺乏足夠的認識，不懂得如何把經(jīng)營戰(zhàn)略的重心放到注重知識產(chǎn)權法律保護的基點上，就會苦無對策，坐失良機。通過本次調(diào)研，發(fā)現(xiàn)了許多具有共性的問題，值得加以總結并迫切地需要相關的企事業(yè)單位及時采取有力措施加以解決。本文從涉外經(jīng)濟活動的主要類型入手，分析在該類活動中出現(xiàn)的典型的知識產(chǎn)權問題并相應地提出有關的建議或?qū)Σ摺?br>
一、 引進外資中的知識產(chǎn)權問題
積極引進外資以及先進技術，開展技術、產(chǎn)品的進出口貿(mào)易，是加快企業(yè)技術進步和搞活企業(yè)經(jīng)濟的重要內(nèi)容和途徑。在引進外資的過程中，由于我國某些企業(yè)或相關部門不懂得知識產(chǎn)權制度的專有性、地域性、時間性原則，往往急于達成引資的協(xié)議而忽視了對外方提供的、作價入資或許可使用的專利、商標、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權的審查核實，無端地多支付了本不應支付的大筆費用，使中方受到損失、合資企業(yè)處于被動。
1、 知識產(chǎn)權的有效性問題
正如我們所了解的那樣，知識產(chǎn)權是具有地域性、時間性、無形性的權利，在一國有效的知識產(chǎn)權不一定在另外一國就必然受到保護。除商業(yè)秘密外，知識產(chǎn)權都是在一定期限里的權利，而不是永久的權利。在引進外資中，中方往往盲目迷信外方宣傳的其技術有多少多少項專利、專有技術如何先進、如何獨家所有，而不認真考察核實協(xié)議中所涉及到的知識產(chǎn)權的有效性問題，使得外方抬高出資的作價評估先期獲得了額外的收益。
其主要表現(xiàn)方面有：
A、 用已經(jīng)進入公有領域的過期知識產(chǎn)權（專利）冒充處于保護期的知識產(chǎn)權（有效專利）
在引進外資的過程中，外方利用中方對新技術的不熟悉及對外方的盲目迷信，故意將過期的知識產(chǎn)權（主要是過期專利）也作為轉讓或許可的標的，使中方為本已處于公有領域的任何人都可以免費使用的東西支付轉讓費或許可使用費。
例如，我國的某汽車廠在與外商進行合資談判過程中，外方提出技術入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術，共折合1600萬美元入股，由于這家企業(yè)不懂得專利法，沒有了解這些專利技術的法律狀態(tài)就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛申請中，真正算數(shù)的專利只有32件，占總專利數(shù)的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的，該企業(yè)吃虧上當，追悔莫及。
對于這種情況，其實中方完全可以避免，只需要在合同談判時由外方提供有效的知識產(chǎn)權證明文件，同時自己或委托法律服務機構查詢該知識產(chǎn)權的權利狀態(tài)即可避免。對于經(jīng)常發(fā)生的轉讓過期專利的問題，通過專利聯(lián)機檢索就可有效防止。
B、 要求對已經(jīng)處于公有領域的所謂“專有技術”支付費用
該種情況類似于過期知識產(chǎn)權問題，只是由于屬于商業(yè)秘密范疇的“專有技術”的時間性是由其自身的保密狀態(tài)的持續(xù)時間所決定的，所以一旦由于某種原因（非受讓方的原因）而處于公開狀態(tài)，則該專有技術即屬于公有技術，任何人都可以無償使用，作為受讓方有權不再支付使用費。在引進外資過程中，由于中方對相關技術的發(fā)展跟蹤不緊，導致外方將公有技術作專有技術高價轉讓或許可我方使用，給我方造成損失而外方已先期收回成本甚至已經(jīng)先期獲利。
C、 沒有分許可權而許可
由于知識產(chǎn)權的專有性特征。除非權利人授權他人有分許可的實施權，則任何人無權許可他人實施權利人的知識產(chǎn)權。如果外方對其許可中方使用的知識產(chǎn)權（主要表現(xiàn)為專利、商標）并不享有分許可權，且并非是該知識產(chǎn)權的權利人，則其許可中方的行為超越了其權利范圍。致使中方在使用了該項知識產(chǎn)權之后必然將會成為侵權人，到時中方將要承擔侵權責任，尤其是在中方將產(chǎn)品銷往權利產(chǎn)生國時，更會給中方造成重大損失。
例如，在前些年，我國的一些電視生產(chǎn)廠家從日本引進了許多彩色電視生產(chǎn)技術和生產(chǎn)線，其中包括一些專利技術。但這些從日本引進的技術中，有相當一部分專利技術并不屬于日本廠商，而是日本廠商從美國RCA公司購買的。但在談判時，日本沒有提及這方面的情況，而我國的許多生產(chǎn)廠家也沒有經(jīng)驗。在談判、簽約時沒有考慮到引進技術中涉及的第三方的專利的問題，沒有寫上效力擔保條款，明確雙方在涉及第三方專利時的權利、義務和責任。致使在我國彩電市場趨于飽和，許多廠家在積極尋求彩電出口創(chuàng)匯而出口到美國和西歐一些國家時，美國RCA公司就向我方提出侵權和賠償要求，要求和我方進行專利許可談判，否則這些彩電不能進入美國和西歐市場，從而使我國企業(yè)的利益受到很大損失。
對于出口中存在的知識產(chǎn)權問題我們將在第三部分詳述。
D、 要求國內(nèi)企業(yè)對其在國內(nèi)并不享有權利的外國知識產(chǎn)權支付費用
外方經(jīng)常利用中方在知識產(chǎn)權地域性問題上存在的模糊理解，要求中方對外方在中國國內(nèi)并不享有權利的外國知識產(chǎn)權支付使用費。而根據(jù)知識產(chǎn)權的地域性特征，在一國受保護的知識產(chǎn)權并不必然在另外一國同樣受到保護或受到同樣的保護。所以對于一些已經(jīng)過了優(yōu)先權期限的外國知識產(chǎn)權（主要是指外國專利），中方完全可以免費拿來使用而無須支付任何許可使用費（權利金），如果外方對此要求權利金就是外方對中方的一種盤剝行為，在以此作價出資時就是一種變相的虛假出資行為。
但是，如果我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是外銷到該受到知識產(chǎn)權保護的國家的話，外方要求支付知識產(chǎn)權使用許可費的要求就是完全合理合法的。反之，如果產(chǎn)品只是在國內(nèi)銷售且外方的知識產(chǎn)權已經(jīng)過了優(yōu)先權期限而不可能在中國境內(nèi)獲得知識產(chǎn)權的話，外方的要求就是完全沒有道理的。
2、 在投資中利用將相關知識產(chǎn)權分割轉讓的方式進行控制
外方為了在經(jīng)濟上達到控制中方或合資企業(yè)的目的，同時避免過于引人注目或投入過多產(chǎn)生風險，而往往拋棄那種以股權控股方式加以控制的做法，轉而采取在知識產(chǎn)權方面加以控制。由于合資企業(yè)中往往采用的是外方投入或許可使用的技術，其知識產(chǎn)權控制方式更能達到以小投入達到強力控制的目的。外方對此經(jīng)常采取的方式是將相關的知識產(chǎn)權分割轉讓或許可：或只轉讓、許可中方使用其某主項目專利技術而不轉讓、許可必須配套使用的專利技術，保留部分不轉讓或轉讓給其自己的外資公司，使得受讓方的配件來源或原料來源被外方壟斷或控制，受讓方只得受制與人；同樣地，外方或只轉讓、許可中方使用專利技術而不轉讓、許可使用相關的專有技術，使得受讓方依此技術生產(chǎn)出的產(chǎn)品在質(zhì)量上不能與完全由外方自身生產(chǎn)的產(chǎn)品一致，致使在市場競爭中出于劣勢。由于工程項目已經(jīng)完全啟動生產(chǎn)，外方往往再次向中方兜售其相關技術，而中方迫于市場形勢，如不購買其相關技術則先期的投入不能發(fā)揮預期的效用，在此壓力下中方只得屈從于外方。
3、 將侵權技術或產(chǎn)品到國內(nèi)投資生產(chǎn)
由于世界各國對知識產(chǎn)權保護工作的日益加強，尤其是在發(fā)達國家知識產(chǎn)權保護已經(jīng)被放在戰(zhàn)略性的高度上，行政執(zhí)法部門及司法部門對知識產(chǎn)權侵權行為的打擊都是不遺余力的。于是某些不法商人在其本國實施侵權行為的風險也就越來越大，他們?yōu)榱艘?guī)避風險往往持侵權技術或產(chǎn)品到外國投資生產(chǎn)。按照知識產(chǎn)權地域性的特征，如果它國的權利人未在中國獲得保護，則以此種方式生產(chǎn)出的產(chǎn)品或使用的方法在中國境內(nèi)并不侵犯他人權利，對此我們往往還可以接受。但是這種方式給中方或合資企業(yè)帶來極大的風險，風險主要存在于以下幾個方面：
1) 產(chǎn)品出口存在風險
由于是通過侵權技術所生產(chǎn)出的產(chǎn)品，所以該產(chǎn)品不能越出國境。一旦產(chǎn)品出口到權利人享有權利的國家或地區(qū)境內(nèi)時，就成為侵權產(chǎn)品而將面臨侵權訴訟，其后就是高額的侵權損害賠償，生產(chǎn)企業(yè)往往得不償失。如果企業(yè)當初就是為了出口外銷的目的而建立的，則該目的將永遠沒有實現(xiàn)的可能。
2) 企業(yè)擴大生產(chǎn)存在風險
由于知識產(chǎn)權制度中存在著優(yōu)先權制度（主要是指專利和商標），權利人只要在優(yōu)先權期內(nèi)，則隨時可能依據(jù)優(yōu)先權原則在國內(nèi)相關的知識產(chǎn)權管理部門獲得知識產(chǎn)權的行政授權并可立即主張權利。那么自此我方不僅不能出口到國外，而且在本國市場中也失去了繼續(xù)擴大生產(chǎn)的可能。依照先用權原則，享有先用權的一方只能在原有的規(guī)模及范圍內(nèi)繼續(xù)使用，否則就構成侵權。
3) 引資環(huán)境存在風險
在引資環(huán)境方面，硬件條件是問題的一個方面，軟件環(huán)境條件是問題的另一個方面且越來越受到外商的重視。作為軟件環(huán)境的重要構成要件的知識產(chǎn)權保護環(huán)境方面，外商歷來是非常重視的。其不會將花費大量時間與成本的知識產(chǎn)權投入到一個不能保護其權益的國家和地方，如果某處對于知識產(chǎn)權侵權行為持放任態(tài)度，那么我們可以發(fā)現(xiàn)外商除了投資設立勞動密集型的企業(yè)外不會在該處投資設立真正的技術密集型企業(yè)。那么作為我方對外開放意圖之一的引進外國先進技術的初衷就根本不可能達到。
一旦某處是知識產(chǎn)權“侵權者天堂”的惡名遠揚時，引進合法誠實外商的機會也就徹底喪失了。它對我國的國際聲譽將造成極大的損害，因為放任侵權技術投資的行為就類似于一種收臟、窩臟行為，我方本意是引進外資及其先進技術，但實質(zhì)上卻是讓惡意的侵權人獲得了本不屬于它的好處，同時我們自己又背上了侵犯他人知識產(chǎn)權的惡名。
對于此類問題的對策，我方應做到：
首先是在引進外資的合資、合作，技術許可使用、轉讓協(xié)議中明確約定知識產(chǎn)權權利瑕疵擔保責任條款，寫明外方出現(xiàn)以上問題時，應對中方或合資公司承擔何種責任。
其次是在談判過程中，中方要嚴格審查外方提供的知識產(chǎn)權證明文件的真實性、知識產(chǎn)權權利的范圍、期限及其有效性。
第三是一定要自己親自或委托專業(yè)的知識產(chǎn)權法律服務機構查詢與協(xié)議涉及的知識產(chǎn)權相關的知識產(chǎn)權的法律狀態(tài)、內(nèi)容，做到心中有數(shù)，作為談判中的極為重要的籌碼。
二、 在對外合資合作中我方知識產(chǎn)權應保護而未保護的問題
在對外合資合作過程中，中方對自己所有的知識產(chǎn)權應加以保護而未作任何保護工作的問題尤其嚴重，由此而導致的國有資產(chǎn)流失的數(shù)額也特別可觀。而且由于知識產(chǎn)權的無形性，這種無形資產(chǎn)的流失比有形資產(chǎn)的流失更不易引起人們的注意與重視，在等到問題完全暴露在人們面前的時候，所造成的損失已經(jīng)非常巨大且不易挽回。這種損失的影響是長期性的，嚴重的會影響到一個企業(yè)、產(chǎn)業(yè)的興亡。它給我國自身的經(jīng)濟安全是一種極其嚴重的破壞，不容我們對其有任何的忽視。此類問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、 技術流失問題——自有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為了擴大規(guī)模而將技術作為投入引資而被外方帶走
我國自有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，而將技術投入作為引資的條件。但在對技術既沒有在國內(nèi)申請專利保護，也沒有在產(chǎn)品的主要出口國申請專利保護，同時在引姿過程中也沒有在合同中以及實際的操作中將其作為商業(yè)秘密（專有技術）加以強有力的保護。往往在引進外資時疏于防范而被外方掌握了關鍵技術、甚至于帶走了全套的技術資料，使得外方即使沒有中方參與的情況下也能夠獨立生產(chǎn)，結果就是外方拋開中方而使中方喪失了優(yōu)勢的市場競爭地位。典型的事例就是我國當年的“景泰藍”技術以及“宣紙”技術的失密事件。
為了防范該類技術流失風險，中方應分析技術方案，考慮專利技術保護與專有技術保護方式對技術方案個案的利弊。對于應采取專利保護的應積極將相關的技術方案在國內(nèi)以及產(chǎn)品的主要出口國申請專利，同時應適當保留在產(chǎn)品工藝、最佳實施效果方面的技術秘密；而對于不適應專利保護或不愿采取專利保護的技術方案應做好保密工作、完善商業(yè)秘密保護措施。在與外商談判過程中，首先應按照國際慣例與其簽訂“商業(yè)秘密保護協(xié)議”以及談判不成功時的“不使用協(xié)議”，必要時可以要求對方提供相應的有效的擔保。
2、 商標淡出問題——原有的著名商標被淡出而喪失市場利益
一個國家，沒有幾個國際馳名商標和國際名牌，就難以成為經(jīng)濟強國。正是萬寶路、可口可樂、IBM、松下、日立、奔馳、寶馬、雀巢、皮爾·卡丹、人頭馬這些國際名牌商品，把美、日、法、德等國家推向了經(jīng)濟強國的寶座。改革開放十幾年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展迅速，成就舉世矚目。然而，令人十分遺憾的是，我們不但沒有走近國際名牌，保住我們的馳名商標和名牌產(chǎn)品，反而是大量喪失和消失了。
近些年來，隨著無形資產(chǎn)流失的日益嚴重，人們逐漸意識到了涉外經(jīng)濟活動中的商標淡出問題，相關案例在媒體上也時有報道。我國原有的著名商標在涉外經(jīng)濟活動中被外方有意識地淡出市場的案例層出不窮。外方為了在競爭中排擠掉中國廠商，滿足其占領中國市場的需要，往往有意識地選擇我國相關市場上具有較高知名度的或者知名的廠商進行合資，并借口其品牌是世界知名品牌，使用其品牌有利于開拓市場、打開銷路等理由，在合資等協(xié)議中一攬子地許可或限定中方或合資企業(yè)使用其商標。而中方原來通過幾十年創(chuàng)造的名牌在外方的刻意安排下在幾年之內(nèi)就被洋品牌完全取代，為此喪失了市場利益。更為迫切的是，一旦相應的外方品牌的商標許可協(xié)議到期，中方將面臨極為尷尬的境地——繼續(xù)使用則面臨高額的許可使用費且永遠受制于人，不使用則要重新投入巨額資金打造品牌且不一定成功、在與洋品牌的競爭中處于劣勢。
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